Riuscirà la pop star ELETTRA LAMBORGHINI ad ottenere la registrazione come marchio del suo nome nonostante l’opposizione di uno dei cinquanta brand più famosi al mondo, ovvero AUTOMOBILI LAMBORGHINI?
Al momento sembrerebbe di sì!
La sentenza della Commissione dei Ricorsi UIBM, notificata il 16 aprile 2024, ha difatti accolto il ricorso da noi presentato per ELETTRA LAMBORGHINI contro la decisione della Divisione di Opposizione che, viceversa, aveva rigettato la domanda.
L’opposizione era basata sul marchio rinomato LAMBORGHINI e, per tale ragione, l’Ufficio non ha ritenuto necessario analizzare la sussistenza o meno di un rischio di confusione [ex art. 12, lettera d), c.p.i.], negando la registrazione sulla base dell’indebito vantaggio o del pregiudizio di cui all’art. 12 lettera e) c.p.i..
La sentenza della Commissione dei Ricorsi è particolarmente interessante perché individua un caso di “giusto motivo”.
La lettera e) dell’art. 12, presuppone, difatti, un rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio allo stesso.
Il provvedimento ha identificato questo “giusto motivo” nel fatto che il marchio richiesto «coincide con il nome di un personaggio “famoso” ai sensi dell’art. 8, co. 3, c.p.i.».
Il diritto alla registrazione del proprio nome non è assoluto, ma «la previsione contenuta al terzo comma della citata disposizione riconosce una tutela rafforzata al titolare del nome che sia divenuto notorio al di fuori dell’attività d’impresa, ossia “in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo”, consentendo solo a quest’ultimo di registrare il proprio nome come marchio».
LAMBORGHINI è il cognome della Richiedente e, assieme al prenome ELETTRA, è diventato famoso nel settore del fashion system: Elettra è di fatto marchio di sé stessa, ha acquisito una notorietà in modo del tutto indipendente dal celebre marchio automobilistico.
Trattasi, questo, di un presupposto che la sentenza individua come necessario per escludere l’indebito vantaggio: «se si guarda alla genesi di quella notorietà acquisita in ambito “civile” ed al suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali, appare difficile sostenere che l’uso del patronimico “Elettra Lamborghini” da parte dell’avente diritto consentirebbe a quest’ultima di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore. Mentre, per converso, il rifiuto di registrazione dell’Ufficio, se confermato, le impedirebbe di sfruttare commercialmente una diversa notorietà, la propria, acquisita al di fuori ed (almeno in parte) a prescindere da quella del marchio anteriore».
Questa sentenza è in linea con la innovativa decisione della Corte di Giustizia sul caso Messi (sentenza 17 settembre 2020, nelle cause riunite C-449/18 P, EUIPO / Messi Cuccittini e C-474/18, P J.M.-E.V. e hijos / Messi Cuccittini) ove, al pari della notorietà del marchio anteriore, la notorietà della persona che chiede che il proprio nome sia registrato come marchio è uno degli elementi rilevanti.
Articolo dell’avv. Alessia Rizzoli e della Dott.ssa Stefania Pareschi per SPRINT – Sistema Proprietà Intellettuale – pubblicato in data 7 maggio 2024