Giovedì 29 dicembre 2022 entrerà in vigore la nuova procedura amministrativa di nullità e decadenza dei marchi registrati in Italia dinanzi all’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (cfr. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2022 nr. 180 pubblicato il 30 novembre 2022 – Regolamento recante modifiche al codice della proprietà industriale ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi).
La nuova procedura amministrativa rappresenta quindi una possibile alternativa all’azione giudiziaria promossa avanti al giudice ordinario.
Quali possono essere i motivi di nullità e decadenza?
Tra le fattispecie di nullità rientrano casi di segni privi di carattere distintivo, segni illeciti, segni esclusi dalla registrazione o domande di registrazione di marchi di impresa presentate dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.
Tra i motivi di decadenza rientrano invece marchi oggetto di fenomeni di volgarizzazione, sopravvenuta perdita di capacità distintiva o marchi non in uso.
Grazie alla riforma quindi, in caso di marchi registrati in conflitto, con determinati requisiti e condizioni, si potrà optare anche per la sede amministrativa ed attivare il procedimento di nullità (e/o decadenza) direttamente presso l’UIBM, senza ricorrere ad un’azione giudiziaria promossa avanti al giudice ordinario presso le sezioni specializzate in materia di impresa.
La proposta di istanza di decadenza o di nullità del marchio potrà essere gestita come procedimento amministrativo direttamente con l’ufficio UIBM.
Le fasi procedimentali saranno:
- Deposito dell’istanza: telematico – cartaceo
- Esame procedurale: verifica di ricevibilità, ammissibilità e procedibilità
- Fase istruttoria: contraddittorio tra le parti con il deposito delle proprie argomentazioni
- Decisione: emanazione del provvedimento di decadenza o nullità
- Integrazione d’efficacia: notifica della decisione e decorrenza del termine di impugnazione
La durata del procedimento sarà di 24 mesi, salvo i periodi di sospensione.
Questo sistema di tutela cd “a doppio binario” presenta quindi diversi vantaggi per i titolari di marchi che sceglieranno la via amministrativa:
- tempi più rapidi per ottenere la giusta protezione nel caso di un marchio registrato lesivo dei propri diritti;
- oneri economici più contenuti;
- una procedura più semplice;
- assistenza completa del cliente da parte del proprio Consulente in Proprietà Industriale.
Siamo a disposizione per ogni valutazione ed approfondimento necessario.