Effettuare accurate ricerche di anteriorità prima di procedere con il deposito di nuovi marchi è essenziale per verificare la somiglianza del segno che si desidera registrare con eventuali altri segni anteriormente già registrati. Questa verifica preliminare consente di tutelare l’investimento successivo nella registrazione, nell’uso del marchio sul mercato e nello sviluppo della stessa attività. La ricerca di anteriorità – o ricerca di novità – viene effettuata nei Registri dei Paesi di interesse e consente di verificare l’eventuale esistenza di titoli anteriori identici o simili per prodotti/servizi identici o affini.
Sulla base degli esiti della ricerca e della loro valutazioni da parte del consulente di Proprietà Intellettuale, che ne definisce il grado di criticità, può essere elaborata un’adeguata strategia di deposito, consapevole e mirata.
Cosa sono le ricerche di anteriorità / novità?
Le ricerche di anteriorità sono delle ricerche che vengono effettuate nei Registri dei Paesi di interesse per analizzare se sono già stati registrati in precedenza segni identici o simili a quello che si desidera proteggere, per classi di prodotti/servizi identici o affini.
La comparazione di due marchi avviene a tre livelli: letterale/visivo, fonetico e concettuale.
Dal confronto possono emergere: marchi identici, marchi simili (con diversi gradi di somiglianza) o marchi dissimili.
Due marchi sono considerati identici se coincidono in tutti i loro elementi oppure se le differenze esistenti sono talmente minime da passare inosservate all’occhio del consumatore medio. L’identità significa piena coincidenza di tutti i livelli di comparazione: letterale/visiva, fonetica e concettuale.
Due marchi sono considerati simili se presentano elementi comuni. La valutazione della similitudine si fonda sull’impressione complessiva dei due marchi a confronto e sull’analisi dei rispettivi elementi distintivi e dominanti. Se la somiglianza infatti risulta essere presente tra gli elementi che hanno maggior valore distintivo nei due marchi, la similitudine sarà ritenuta più rilevante, rispetto alla somiglianza di elementi poco, o per nulla, distintivi.
Infine, sono marchi dissimili quelli che non hanno alcun elemento comune in nessuno dei tre livelli oggetto della comparazione.
Attraverso la ricerca di novità si ottiene un elenco di ricorrenze ordinate secondo i diversi livelli di confondibilità e suddivise per marchi identici, in tutte le classi di prodotti e servizi, e marchi simili, nelle classi di prodotti e servizi di interesse. L’analisi è complessa e deve tener conto sia di questi primi criteri generali, sia di un’ampia serie di regole ulteriori che permettono di analizzare i singoli casi concreti. Queste ricerche sono realizzate da consulenti di Proprietà Intellettuale grazie a conoscenze proprie in materia IP ed esperienze maturate nelle diverse casistiche seguite.
Perché le ricerche di novità sono importanti?
Effettuare una ricerca di anteriorità è fondamentale per:
- Garantirsi un’identità sul mercato: verificare la novità del proprio segno consente di investire su una propria identità esclusiva che può essere unica e riconoscibile sul mercato, senza incorrere di rischi di confusione per i clienti.
- Evitare futuri conflitti legali: identificare prima del deposito l’esistenza di marchi identici o simili aiuta a prevenire possibili future dispute legali, costose e dannose per l’azienda. Presentare la domanda di registrazione di un marchio, senza appurarne la novità, può esporre ad un alto rischio di subire diffide, opposizioni e azioni legali per violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, con le relative conseguenze per l’azienda.
- Proteggere l’investimento della registrazione: il tentativo di registrare un marchio senza verificare se ci sono segni simili o identici già registrati dai concorrenti può esporre ad un alto rischio di contestazione, con relativa perdita di tempo e di denaro. La ricerca di novità consente di individuare e misurare la presenza di questo rischio.
- Definire la giusta strategia di tutela: gli esiti della ricerca risultano determinanti per scegliere la migliore strategia di deposito. In base ai risultati emersi viene definita la tipologia di marchio da depositare (denominativo o figurativo o complesso), il territorio e i prodotti/servizi oggetto di tutela. Oppure, laddove i rischi risultino eccessivi, si può decidere di abbandonare quello specifico progetto di segno e valutare un’alternativa.
Come svolgiamo le ricerche di novità
Svolgiamo la ricerca di anteriorità con la massima cura e scrupolo, seguendo un processo rigoroso:
- Analisi preliminare: effettuiamo una valutazione preliminare del marchio analizzando la sua conformità ai requisiti assoluti di registrabilità, con particolare attenzione alla sua distintività.
- Ricerca nei database: analizziamo la presenza di segni identici e simili già presenti su database nazionali e internazionali. La ricerca può includere l’analisi del segno solo nei Registri degli Uffici Marchi di interesse o allargata anche ad altri ambiti di ricerca, tra cui i nomi di impresa e i nomi a dominio.
- Valutazione approfondita: approfondiamo la ricerca attraverso un’attenta valutazione del livello di similitudine dei marchi rilevati, per identificare eventuali conflitti e valutare il rischio di contestazione.
- Report della ricerca: forniamo un report dettagliato dei risultati della ricerca attraverso il quale è poi possibile individuare la migliore strategia di registrazione.
Le ricerche di anteriorità / novità sono un passo fondamentale nel processo di tutela di un marchio. Affidarsi a consulenti esperti in questo campo permette di effettuare una registrazione consapevole e mirata, proteggere l’identità aziendale e sostenere lo sviluppo commerciale della propria impresa.
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